Незаконное использование товарного знака на сайте

Масштабные случаи нарушения исключительных прав в современных условиях свойственны миру не только реальному, но и виртуальному. Особой мишенью нарушителей являются товарные знаки, незаконное использование которых позволяет привлечь на свою страницу большее количество пользователей, предложить некачественный товар, прячась за чужим брендом, или получать деньги за рекламу, размещенную на странице с известным доменом. В контексте подобных нарушений перед правообладателем встает ряд вопросов, ключевым из которых является выбор правильного способа защиты прав на товарные знаки с учетом специфики интернета.

В цифровом веке интернет является незаменимым спутником большинства потребителей. Через интернет можно заказать любой товар и выбрать необходимые услуги, в том числе с использованием приложений для смартфонов. Но у стремительно развивающейся глобальной сети есть и обратная сторона. Вмес­те с доб­росовестными предпринимателями в Сеть выходят недобросовестные лица, использующие анонимность и вседозволенность Сети в собственных целях. Это проявляется и в незаконном использовании товарных знаков. Первоочередная задача правообладателя в этом случае — грамотно сформулировать требования при обращении за защитой прав на товарный знак.

Закон предоставляет множество инструментов для защиты прав на бренд

Российское гражданское законодательство содержит открытый перечень способов защиты исключительных прав. Статья 1252 ГК РФ устанавливает, что в случае нарушения исключительных прав правообладатель вправе обратиться в суд с требованиями:

1) о признании права;

2) пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

3) возмещении убытков;

4) выплате компенсации;

5) изъятии материального носителя;

6) публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Применительно к случаям нарушения прав на товарные знаки законодатель дополнительно конкретизирует возможный перечень требований правообладателя. В статье 1515 ГК РФ установлены альтернативные пределы компенсации. Правообладатель может требовать выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Правообладатель также вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для защиты нарушенных прав на товарные знаки можно использовать не только судебный способ, но и административный — обращение в Роспатент с возражением на предоставление правовой охраны товарному знаку оппонента, сходному до степени смешения с товарным знаком правообладателя, или обращение в ФАС России с требованием о признании действий оппонента недоб­росовестной конкуренцией.

Несмотря на обширный открытый перечень примерных требований в случае нарушения прав на товарные знаки правообладатели перед подачей иска или заявления зачас­тую задаются вопросами: что выигрышнее — взыскать убытки или требовать выплаты компенсации, кого привлекать к ответственности — администратора домена или лицо, непосредственно использующее домен, что делать, если исключительное право на товарный знак нарушается в доменном имени? Постараемся дать ответы на эти и другие вопросы.

Комбинация требований в каждом споре будет отличаться

Какой-либо универсальной формулы составления требований в спорах о товарных знаках не существует. Необходимо учитывать обстоятельства каждого конкретного дела, с которым правообладатель сталкивается. Для понимания обоснованности заявляемых требований желательно постараться посмотреть на проблему с позиции суда.

Как правило, суд учитывает такие обстоятельства дела, как характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, соразмерность заявленных требований последствиям нарушения (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-74, от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680).

Следовательно, формулируя перечень требований, правообладатель должен основываться на тех требованиях, которые он сможет обосновать суду, в отношении которых у него есть доказательства. Вместе с тем на практике наиболее распространенным и эффективным является заявление сразу совокупности требований. Например, правообладатель может требовать прекращения незаконного использования своего товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, изъятия из оборота и уничтожения контрафактной продукции, выплаты компенсации. Рассмотрим самые распространенные требования, которые может заявлять правообладатель.

Запрет использования доменов

В спорах, касающихся незаконного использования товарного знака в интернете, правообладатели обычно требуют запретить использование и (или) администрирование доменного имени нарушителем. В судебной практике встречаются такие требования, как аннулирование домена, обязание ответчика направить в адрес регистратора заявление об аннулировании домена (постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2012 по делу № А56-43689/2011), обязание ответчика передать право администрирования домена (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по делу № А79-1204/2014), обязание ответчика отменить регистрацию домена и предоставление преиму­щественного права регистрации домена истцу (постановление ФАС Московского округа от 15.10.2012 по делу № А40-55153/11-27-450). Последний случай можно рассматривать как не очень удачный с точки зрения корректности и адекватности формулировки искового требования, на что обратил внимание Президиум ВАС РФ в постановлении от 04.06.2013 по этому делу.

Правообладатель может предъявить требования и в случае, если доменное имя, содержащее тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком обозначение, зарегистрировано, но сам домен нарушителем не используется. В подобных делах суды, как правило, встают на сторону правообладателя товарного знака, если усматривают признаки недобросовестной конкуренции со стороны администратора такого домена. В обоснование своей позиции суды зачастую ссылаются на ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственнос­ти («Недобросовестная конкуренция»).

Согласно этой статье к актам недобросовестной конкуренции, в частности, предлагается отнести действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Российские суды признают недобросовестной конкуренцией создание препятствий для регистрации домена истцом, размещение информации на соответствующем сайте, создание опасности введения потребителей в заблуждение. Ответчик при этом может и не быть непосредственным конкурентом истца на товарном рынке.

В деле по иску компании Swatch к Казакбаеву Р.Ш. касательно домена swatch.ru в 2011 г. суды указали, что администратор домена swatch.ru
Казакбаев недобросовестно использовал товарный знак Swatch, принадлежащий компании «Свотч АГ (Свотч СА) (Свотч Лтд)», свои­ми действиями создал препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием свое­го товарного знака на названном домене российской зоны интернета и создал опасность введения потребителей продукции компании в заблуждение.

При этом судами было принято во внимание, что сайт с доменным именем swatch.ru фактически не использовался Казакбаевым с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

Действия ответчика были квалифицированы как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Кроме того, суды указали на злоупотребление Казакбаева своим правом по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление ФАС Мос­ковского округа от 30.05.2011 по делу № А41-22989/10).

Пресечение будущих нарушений

Заявление требования о пресечении будущих нарушений возможно, однако на практике используется нечасто, включая случаи доменных споров. В первую очередь, нераспространенность подобного требования связана с необходимостью предоставления суду однозначных доказательств наличия намерений или приготовлений для совершения нарушения исключительных прав со стороны ответчика.

В отсутствие подобных доказательств с точки зрения судов удовлетворение таких требований нецелесообразно, поскольку запрет на использование товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателя уже установлен в ст. 1484 ГК РФ.

Взыскание убытков или выплата компенсации: что лучше?

Традиционно в спорах о защите исключительных прав на товарные знаки правообладатели просят суд обязать нарушителя выплатить компенсацию в размере, предусмотренном ст. 1515 ГК РФ.

Тем не менее при подаче иска многие правообладатели задаются вопросом, что выгоднее: взыскивать убытки или требовать выплаты компенсации.

Взыскание убытков посредством ст. 15 ГК РФ, с учетом специфики норм четвертой час­ти ГК РФ, может привес­ти к получению меньшей суммы по сравнению с той, которую истец мог бы получить при взыс­кании компенсации, или к отказу в удовлетворении заявленных требований.

Это обусловлено тем, что при нарушении прав на товарные знаки можно требовать взыс­кания убытков, при этом правообладатель обязан доказать размер причиненных ему убытков в форме упущенной выгоды в размере полученной нарушителем прибыли (доходов) или процентов, получаемых правообладателем по лицензионному договору (роялти) на спорный товарный знак. Кроме того, в предмет доказывания для взыс­кания убытков входят факт совершения нарушения исключительного права на товарный знак, причинно-следственная связь между нарушением права и убытками, размер убытков.

При заявлении требования о выплате компенсации от правообладателя требуется доказать лишь факт нарушения его прав, а также обосновать размер заявленной суммы компенсации.

Следует учесть, что суд может снизить заявленную истцом сумму компенсации, если решит, что сумма не соразмерна характеру нарушения или рассчитана неверно. Так, до настоящего времени в судебной практике не было единого подхода к определению количества фактов неправомерного использования товарного знака в случае размещения в интернете тождественного или сходного с ним до степени смешения обозначения при предложении к продаже различных товаров на нескольких интернет-страницах одного сайта. На открытом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, состоявшемся в апреле 2015 г., в этой связи обсуждались два основных подхода:

• количество фактов неправомерного использования товарного знака следует определять по количеству артикулов (моделей) товара определенного вида, предложения к продаже которых содержатся на интернет-сайте, независимо от количества страниц этого сайта, на которых встречается соответствующее обозначение;
• количество фактов неправомерного использования товарного знака следует определять по количеству страниц интернет-сайта, на которых размещено сходное до степени смешения с товарным знаком обозначение.

В одном из дел компания обратилось с требованием о взыс­кании с индивидуального предпринимателя компенсации в размере 1 660 000 руб. за нарушение исключительных прав истца посредством незаконного использования товарного знака Angel star на сайте www.angel-shoes.ru.

При расчете заявленной компенсации истец исходил из 166 случаев неправомерного использования товарного знака, определенных по количеству артикулов обуви, размещенных в разделе Angel star сайта www.angel-shoes.ru. Однако суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что компенсация была рассчитана некорректно. По их мнению, при расчете необходимо было исходить из количества фотографий страниц сайта, на которых был размещен спорный товарный знак. Таким образом, размер компенсации был снижен до 100 000 руб.

Суд по интеллектуальным правам прокомментировал порядок расчета компенсации в данном деле так: применительно к обстоятельствам настоящего спора использование предпринимателем в интернете товарного знака Angel star в отношении одной группы товаров определенного вида (детской обуви), однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, образует единое нарушение исключительного права вне зависимости от количества артикулов обуви, содержащихся в определенном разделе интернет-сайта или количества фотографий страниц сайта, на которых (на изображении детской обуви) размещен спорный товарный знак. При указанных обстоятельствах компенсация за неправомерное использование средства индивидуализации должна определяться за допущенное правонарушение в целом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2014 № С01-1275/2014 по делу № А03-4597/2014).

Правообладатель должен быть готов к возможности существенного снижения судом заявленного размера компенсации. При снижении размера компенсации суды руководствуются позициями ВАС РФ, согласно которым суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не только применительно к компенсации по подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, но и по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-74, Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 № С01-1203/2014). Основаниями для снижения заявленного размера компенсации в спорах о нарушении прав на товарные знаки в интернете в том числе могут быть: непродолжительный характер правонарушения, однократность совершения ответчиком правонарушения, отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком аналогичных нарушениях.

Публикация решения суда

При заявлении требования о пуб­ликации решения суда также необходимо учесть несколько нюансов, которые отражены в судебной практике. В част­ности, требование о публикации решения суда необходимо заявлять в рамках делопроизводства по иску о пресечении нарушения. В рамках другого дела, даже если оно рассматривается между теми же лицами, такое требование удовлетворено не будет в отсутствие доказательств факта повторного нарушения прав и законных интересов истца.

Например, в одном из дел компания обратилась с иском к обществу и физическому лицу, которые ранее выступали ее ответчиками в споре о незаконном использовании товарных знаков, об обязании опубликовать в периодических изданиях — газетах «Российская газета» и «Коммерсантъ» — решение Арбит­ражного суда Челябинской области по делу о допущенном нарушении исключительных прав истца на товарные знаки с указанием действительного правообладателя — истца. Однако суды в удовлетворении заявленного требования отказали, руководствуясь следующим: требование о публикации решения суда носит дополнительный характер, могло быть заявлено при рассмотрении соответствующего спора в Арбит­ражном суде Челябинской области, но не заявлено, факт повторного нарушения прав и законных интересов истца не подтвержден. Исходя из предмета спора, истец должен был доказать факт нарушения ответчиками исключительных прав истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2015 № С01-113/2015 по делу № А40-68947/2014).

Выбор надлежащего ответчика

В 2014 г. Суд по интеллектуальным правам постановлением Президиума от 28.03.2014 № СП-21/4 утвердил Справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (далее — Справка СИП). Согласно п. 1.2 Справки СИП требования о возмещении убытков или о взыскании компенсации при нарушении прав в интернете правообладатель может предъявить к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему такое доменное имя. В то время как требование о пресечении правонарушения предъявляется к администратору домена.

Суд по интеллектуальным правам указал, что администратор домена и непосредственный нарушитель отвечают солидарно. При этом администратор имеет право предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на интернет-ресурсе под спорным доменным именем. При этом следует иметь в виду, что администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо догово­ра, в частности, так называемого договора об аренде доменного имени.

Принятие Справки СИП внесло ясность во многие спорные вопросы защиты товарных знаков в интернете. Например, в ней указано на целесооб­разность применения положений Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одоб­ренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) при разрешении вопросов о недобросовестности. Ранее правообладателю требовалось обосновать суду целесообразность применения правил, сформулированных ICANN.

В Справке СИП также рассмотрена ситуация, когда два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя. В данном случае суд предлагает выяснить, использует ли лицо, зарегистрировавшее доменное имя, домен в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака. Если использует, требование правообладателя подлежит удовлетворению.

Вместе с тем при применении данного пункта Справки СИП необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела.

Компании «Баги профешнл продэктс Лтд» и «Баги профешнл клининг продэктс Лтд» обратились с иском к ООО «Химлайф» о запрете использования обозначения bagi, являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием компаний, а также с их товарными знаками, в интернете, в том числе в доменном имени bagi.ru.

Решением первой и апелляционной инстанций исковые требования были удовлетворены частично. Суд запретил ООО «Химлайф» использовать обозначение bagi, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истцов, в интернете, в том числе на ресурсе bagi.ru, в отношении отдельных товаров. В остальной части было отказано со ссылкой на наличие у ответчика права на товарный знак, зарегистрированный в отношении других товаров.

Истцы в кассационной жалобе ссылались на Справку СИП, утверждая, что суды первой и апелляционной инстанций ошибочно не применили ее и должны были удовлетворить заявленные требования в полном объеме. В том числе в жалобе была сделана ссылка на ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

Кассация, однако, отказала в удовлетворении кассационной жалобы. Главным мотивом для отказа явилось противопоставленное ответчиком право на его товарный знак, действующий в отношении ряда товаров. Еще одно основание для отказа было дано со ссылкой на постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09, в котором сделан вывод о том, что если домен зарегистрирован до даты регистрации и приоритета товарного знака и в действиях владельца домена отсутствуют признаки недобросовестности, в защите исключительных прав на товарный знак может быть отказано. В совокупнос­ти обстоятельств данного дела Суд по интеллектуальным правам усмотрел наличие у ответчика законного интереса в использовании доменного имени (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.05.2015 № С01-246/2015 по делу № А40-85834/2014).

Таким образом, при формулировании требований к нарушителям правообладателям необходимо исходить из об­стоятельств каждого конкретного нарушения прав в интернете, а также учитывать цели, которых они хотят добиться в рамках подобного спора. В зависимости от целей правообладатель может по-разному комбинировать различные требования, а также определять лиц, к которым можно обратиться с соответствующим иском.

Если компания использует для маркировки своих товаров или услуг чужой товарный знак, не имея на это разрешения от правообладателя этого знака, компания-правообладатель может подать на нее в суд. В случае, если факт нарушения будет доказан, для компании может наступить ответственность за незаконное использование товарного знака.

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Вам может быть интересно:

В соответствии с законодательством Российской Федерации незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.

Эта ответственность определяется тремя нормативными актами, принятыми в РФ: Гражданским Кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Кого можно привлечь к ответственности

К ответственности за незаконное использование товарного знака могут привлекаться как физические, так и юридические лица, нарушающие права на товарный знак. Физические лица могут быть привлечены к ответственности также в качестве должностных лиц.

Виды ответственности за незаконное использование товарного знака

Нормативный акт, № статьи	Ответственность
ГК РФ, статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака	изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак; удаление товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; возмещения убытков в виде выплаты компенсации на выбор: в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
КоАП РФ, статья 14.10. Незаконное использование товарного знака	Незаконное использование чужого товарного знака влечет конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, а также наложение административного штрафа: на граждан в размере — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Производство в целях сбыта, либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, влечет конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства и наложение административного штрафа: на граждан в двукратном размере стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 10 тысяч рублей; на должностных лиц — в трехкратном размере стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей; на юридических лиц — в пятикратном размере стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 100 тысяч рублей.
УК РФ, статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	Незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб*, наказывается: штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либолишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается: штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются: штрафом в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются: штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового. *Крупным ущербом является ущерб, превышающий 250 тысяч рублей.

Судебная практика по делам о незаконном использовании товарного знака

В арбитражных судах РФ активно рассматриваются дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Патентно-адвокатского Бюро «Гардиум» регулярно защищает в суде интересы наших клиентов, взыскивает компенсации за незаконное использование товарных знаков, защищает компании от необоснованных претензий. Подробнее с практикой Бюро Вы можете ознакомиться здесь.

Интеллектуальная собственность в Интернете

Будет ли признаваться нарушением закона размещение на сайте товарных знаков (логотипов) партнеров, с которыми ваша компания состоит в деловых отношениях?

Поставленный вопрос охватывает как случаи продажи чужого товара через Интернет-сайт, так и простое упоминание партнера в списке клиентов. Следовательно, к его решению можно подходить с нескольких сторон, поскольку цели размещения знаков, как и вид их правовой охраны, будут самыми разными. Соответственно, к таким ситуациям применимы различные законодательные нормы: о товарных знаках, авторских правах, недобросовестной конкуренции и так далее. Остановимся на основных вариантах подробнее.

Законодательство о товарных знаках

Товарным знаком обозначение станет, если оно зарегистрировано в Роспатенте РФ или в силу международной регистрации охраняется на территории России.

Хотя исключительное право на товарный знак сформулировано достаточно широко: как полномочие использовать его любым способом по усмотрению владельца (п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ), тем не менее основное его предназначение — закрепить монополию на индивидуализацию определенных товаров, работ и услуг, для которых такой знак зарегистрирован.

Поэтому п. 3 ст. 1484 ГК устанавливает: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Если же знак используется в иных целях, не связанных с товарами (работами, услугами) владельца знака, то нарушения законодательства о товарных знаках не будет. Например, ваша организация не продает такой же товар, работы или услуги (или однородные им), что и ваш партнер, а просто оказывает ему какие-либо услуги (рекламные, дизайнерские, транспортно-экспедиционные, информационные и т.п.) или продает ему свою продукцию, то вы вполне можете указывать товарный знак партнера на странице со списком клиентов.

Не будет считаться нарушением и простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака. Этот вывод закреплен в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 года №10852/09: «…словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака».

Следующий вариант допустимого использования чужого знака на сайте без согласия владельца уже связан с использованием товара владельца знака, но не в целях его продажи. Например, если организация производит сервисное обслуживание, ремонт такого товара. Здесь обязательное условие — чтобы владелец знака сам не осуществлял такую деятельность, т.к. в противном случае налицо будет конкурирующая деятельность. Этот вывод подтверждается судебной практикой. Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 10.10.2011 года по делу №А40-118198/10-143-1016 подчеркивает: учитывая, что истец является производителем товара, а ответчик сервисной организацией, осуществляющей ремонт техники, причем не только произведенной истцом, но и иными производителями, «суды правильно исходили из того, что истец и ответчик не производят однородные товары и не оказывают однородные услуги, т.е. не являются конкурентами, что исключает нарушение исключительных прав истца на товарный знак».

Еще одно основание, освобождающее от ответственности за размещение чужого знака на сайте, также отмеченное в указанном постановлении ФАС МО, связано с принципом исчерпания прав, закрепленным ст. 1487 ГК. Согласно ей, «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия». То есть если сервисная организация ремонтирует оборудование, официально продаваемое в России изготовителем или с его согласия, то такая сервисная организация вполне спокойно может указывать на своем сайте знаки соответствующих изготовителей. В этом случае сервисная организация сама не продает такое оборудование, а лишь информирует потенциальных клиентов о том, что осуществляет его сервисное обслуживание. Основное условие — товар должен быть легально выпущен в оборот на территории России (а с учетом создания Таможенного союза — в какой-либо из стран такого союза: в России, Казахстане или Белоруссии). Об этом условии можно указать в правилах работы организации на ее сайте.

Более сложная ситуация возникает, если организация, например, интернет-магазин, перепродает товар, легально введенный в оборот на территории России. К ней также применимо правило об исчерпании исключительного права на товарный знак — если товар был официально ввезен в Россию или уже продается в России самим изготовителем или с его согласия, то интернет-магазин может указывать товарный знак на странице с описанием товара, а также размещать там фотографию или иное изображение товара, содержащее знак. Как же владельцам интернет-магазина удостовериться в том, что продаваемый ими товар введен в российский гражданский оборот с согласия производителя, ведь не все посредники готовы раскрыть всю цепочку движения товара? Естественно, проблем не возникает, если у магазина есть прямой договор с российским или иностранным производителем или его официальным дилером/дистрибьютором. Отметим, что такой товар должен приобретаться на территории России (или Таможенного союза), поскольку при покупке его у производителя или дилера непосредственно за границей будут действовать особые правила, о которых скажу дальше.

Если же товар приобретается у какого-либо посредника, не имеющего статуса официального дилера, то тут убедиться в согласии изготовителя крайне затруднительно. Остается лишь страховаться от возможных непредвиденных ситуаций, вписывая в договор условие о том, что продавец товара гарантирует наличие согласия изготовителя на продажу товара в России, в противном случае продавец обязуется принять участие в возможном судебном споре на стороне покупателя и компенсировать ему все понесенные покупателем убытки, равно как уплаченные изготовителю товара или компетентным органам штрафы и иные санкции.

В качестве примера приведу Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 года №КГ-А40/4516-11-1,2,3,4 по делу №А40-92046/10-15-772. Ответчики размещали на администрируемых ими сайтах (интернет-магазинах) иллюстрации продукции истца с нанесенным на нее товарным знаком истца без получения каких-либо разрешений. При этом ответчики ссылались на то, что они не осуществляли самостоятельно ввоз, распространение и продажу продукции, а намеревались приобрести ее у истца-производителя, поэтому должен действовать принцип исчерпания прав. Суды поддержали производителя: демонстрация на сайте продукции есть предложение ее к продаже, тогда как доказательств легального происхождения предлагаемой продукции и намерений закупать ее у производителя ответчики не предоставили, поэтому в их действиях было нарушение законодательства о товарных знаках. Поясню, что в том судебном деле истец подозревал ответчиков в реализации контрафактной продукции с использованием его товарного знака.

Вернемся к вопросу об исчерпании прав в случае приобретения товара за границей с последующим ввозом в РФ. Поскольку в таком случае сам изготовитель не вводит товар в оборот на территории России, то необходимо его письменное согласие (в договоре или в ином документе) на ввоз товара в РФ и его последующую реализацию с использованием оригинального товарного знака. Следовательно, если для продажи через интернет-магазин в нашей стране товар приобретается за границей, то необходимо письменное согласие его производителя. Причем требуется согласие самого производителя и тогда, когда товар за границей приобретается у его официального дилера, если только производитель не уполномочил дилера давать согласия на экспорт и реализацию продукции в РФ.

Исключение судебная практика делает только в отношения товара, приобретаемого за границей физическим лицом для личного пользования. В этом случае если такое лицо захочет в дальнейшем продать такой товар, то его продажа в России с использованием знака производителя возможна и без согласия владельца знака. Исключение не будет действовать, если физическое лицо изначально приобретает товар не для личного пользования, а для дальнейшей перепродажи (доказательством этом может быть, например, приобретение товара в количестве большем, чем это необходимо для обычного использования).

Выводы: не будет нарушением исключительного права размещение товарного знака на интернет-сайте, с особенностями, указанными выше, без согласия владельца знака в случаях:

1) Если деятельность владельца сайта не связана с товаром, работой или услугами владельца товарного знака (или однородными им).

2) Если товарный знак словесно упоминается на сайте и при этом не возникает риска смешения продукции владельца сайта с продукцией владельца знака.

3) Если владелец сайта производит операции в отношении чужого товара и при этом владелец товарного знака не занимается той же деятельностью.

4) Если через интернет-сайт предлагается к продаже или реализуется товар, введенный в гражданский оборот в России владельцем знака или с его согласия.

Законодательство о конкуренции

Использование чужого товарного знака, даже если оно разрешено законодательством, не должно вести к недобросовестной конкуренции. Правила о том, какие действия относятся к недобросовестной конкуренции, закреплены в статье 14 Закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», основанной на статье 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности. Статья 14, в частности, запрещает использовать чужой товарный знак способом, который:

— повлечет распространение ложных, неточных или искаженных сведений, могущих причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

— приведет к введению в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

— связан с некорректным сравнением хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

— представляет собой продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг (т.е., например, если товарный знак размещен на чьей-либо продукции без согласия владельца товарного знака; в этой связи полезно закрепить в договоре на приобретение товара обязанность продавца гарантировать законное размещение товарного знака на поставляемом товаре, если есть какие-то сомнения в его происхождении, чтобы в случае споров взыскать с продавца понесенные покупателем убытки);

И, в качестве общего правила, пункт 2 статьи 14 Закона №135-ФЗ запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Важно подчеркнуть: если, исходя из изложенных выше положений, организация имеет право использовать чужой товар на своем сайте, то это не ведет к приобретению или использованию ею исключительного права на товарный знак. В отсутствие особого договора об отчуждении исключительного права такое право принадлежит только владельцу прав на товарный знак и к иным лицам не переходит.

Законодательство об авторском праве

Не стоит забывать еще и о том, что ряд товарных знаков могут одновременно охраняться авторским правом, поскольку представляют собой оригинальные словесные или изобразительные произведения. К словесному обозначению можно отнести, например, название какого-либо произведения или его часть (стихотворную строку и т.п.), если они соответствуют требованиям п. 7 ст. 1259 ГК, т.е. являются результатом самостоятельного творческого труда их автора.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака не прекращает его охрану нормами авторского права. И владелец прав на такое обозначение волен самостоятельно выбрать способ защиты нарушенного права: если не применимо исключительное право на товарный знак, он может воспользоваться авторским исключительным правом.

Поэтому правомерное использование чужого обозначения согласно положениям законодательства о товарных знаках может привести к нарушениям авторских прав владельца обозначения. Таких исключений, как для товарного знака, законы об авторских правах не предусматривают. Размещение произведения на интернет-сайте считается его доведением до всеобщего сведения, а стало быть, охватывается исключительным правом, принадлежащим автору (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК).

Как предотвратить возможные претензии владельца знака? К сожалению, простых рекомендаций тут нет. Произведения, охраняемые авторским правом, нигде не регистрируются, не заносятся в единую базу данных, и охраняются с момента их создания безо всяких формальностей. Следовательно, обязанность предварительно оценивать размещаемые на сайте обозначения с точки зрения их оригинальности и творческого исполнения возлагается на владельца интернет-ресурса. Если претензии правообладателем все же будут предъявлены, остается доказывать, что спорные обозначения не подлежали охране авторским правом.

Схожая ситуация может возникнуть и в том случае, если обозначение вообще не зарегистрировано как товарный знак, и используется его владельцем в виде логотипа, бренда. Такой логотип может быть охраняемым произведением. И тогда, согласно упомянутой ст. 1270 ГК, его использование в Интернете возможно лишь с согласия правообладателя. При этом на право автора будут распространяться обычные авторско-правовые ограничения исключительного права, так называемые случаи свободного использования. Правда, к рассматриваемым в данной статье ситуациям они практически не применимы, поскольку мало касаются коммерческих операций и почти не распространяются на использование таких объектов в Интернете.

Положения о конфиденциальности

Часто забывают еще об одном важном обстоятельстве. Возможность размещать на интернет-сайте чужой товарный знак, логотип или иное обозначение может быть ограничена не только законодательством, но и договорными условиями. Договор может прямо предусматривать запрет на размещение в Интернете каких-либо обозначений другой стороной.

Если такого условия в тексте нет, но договор содержит пункт о конфиденциальности, то он также может означать фактический запрет на использование знака одной из сторон в сети. Например, если оговорка о конфиденциальности требует сохранения в тайне не только коммерческих условий договора, но и самого факта его заключения, то размещение на интернет-сайте обозначения партнера приведет к нарушению договора и к соответствующей договорной или законной ответственности.

Как видим, прежде чем принять решение о размещении на сайте какого-либо обозначения партнера, надо определиться с тем:

— что это за вид обозначения;

— каким образом оно будет использоваться на сайте;

— какой коммерческой деятельностью занимается ваша организация и партнерская фирма;

— для индивидуализации каких товаров используется знак;

— какими законодательными или договорными условиями регулируется использование обозначения;

— не будет ли обозначение использоваться на сайте способом, составляющим недобросовестную конкуренцию.

Полученные ответы определят вариант ваших действий. Хотя в любом случае согласие владельца знака на интересный для вас вариант использования предотвратит возможные будущие спорные ситуации.